Joint ventures, propriedade intelectual e o canto da sereia da propriedade conjunta: evitando armadilhas e desembaraçando o ovo

O especialista da Christie's, James Hyslop, segura um ovo subfóssil de pássaro elefante pré-século XVII em Londres, 27 de março de 2013. REUTERS/Suzanne Plunkett

4 de agosto de 2023 – Conforme discutido nos capítulos anteriores, a propriedade conjunta de propriedade intelectual (PI) deve ser evitada, exceto em circunstâncias relativamente raras. A propriedade conjunta normalmente surge através do desenvolvimento conjunto e, no contexto de uma empresa de joint venture (JV), toda a PI de propriedade da JV, incluindo a PI que ela desenvolve, pode eventualmente ser dissolvida.

Embora o fascínio da “justiça” e da “simplicidade” possa motivar os co-empreendedores a concordar com a propriedade conjunta de tal PI (ou a tratar tal PI de forma semelhante a qualquer activo comum numa empresa JV, tal como no contexto de dissolução), os co-empreendedores devem dedicar algum tempo para resolver essas questões – por mais dolorosas que sejam (embora não seja necessário) – desde o início.

Este artigo é o terceiro de uma série de quatro partes que discute os meandros da propriedade conjunta de propriedade intelectual em joint ventures.

A propriedade conjunta de PI tem o potencial de criar inúmeras dificuldades em matéria de aplicação, exploração comercial e extinção. Vários problemas de coordenação de ações podem comprometer a PI ou o seu valor se não forem devidamente resolvidos. Isso inclui os seguintes problemas gerais:

Delegação de responsabilidades. Os co-empreendedores devem ter uma compreensão clara de quem tem o direito ou a responsabilidade de procurar protecção legal de toda a PI desenvolvida em conjunto. Devem determinar quem tomará as decisões sobre se a protecção ou o registo da PI deve ser procurado e onde deve ser procurado. Uma questão relacionada é a necessidade dos co-empreendedores determinarem quem pagará pelo processo (ou seja, obter reconhecimento e proteção de PI da entidade governamental ou regulador aplicável) e manutenção para manter em vigor o reconhecimento e proteção de PI relacionados.

É importante ressaltar que os co-empreendedores também devem determinar as consequências da falha de um co-empreendedor em agir de acordo com os acordos acordados. Se não conseguirem resolver estas questões antecipadamente, os resultados prováveis ​​serão tomadas de decisão ad hoc entre as partes, com diversas assimetrias em recursos e motivos (isto é, fundos disponíveis, pessoal, visões estratégicas, etc.) exploradas em benefício do parte mais forte ou pioneira (e não necessariamente no melhor interesse da JV) — e isso pressupõe que qualquer ação necessária ocorra.

Quando ninguém está de olho na bola, é muito fácil deixar a bola cair: Ações, como preparar e enviar registros dentro de um determinado prazo, podem não ocorrer no prazo exigido, ou podem nem ocorrer, porque uma das partes pode incorretamente suponha que o outro esteja lidando com o problema.

Atribuição de Direitos. Os co-empreendedores devem determinar se cada parte tem permissão para explorar comercialmente a PI desenvolvida em conjunto e, em caso afirmativo, até que ponto. Por exemplo, os co-empreendedores podem usar a PI desenvolvida em conjunto para competir entre si? Que liberdade cada parte terá para licenciar os direitos de PI desenvolvidos em conjunto a terceiros? Se os co-empreendedores puderem licenciar independentemente essa PI a terceiros, poderão licenciar a PI desenvolvida em conjunto aos concorrentes do co-empreendedor? Uma questão crítica e relacionada será determinar a obrigação de cada parte, se houver, de partilhar as receitas geradas a partir da PI desenvolvida em conjunto com os co-empreendedores.

Problemas de desaceleração. Os co-empreendedores deverão determinar o tratamento da PI desenvolvida em conjunto se a JV for abandonada. Os ex-co-empreendedores serão livres para continuar a desenvolver a PI associada anteriormente utilizada ou desenvolvida pela JV? Em caso afirmativo, que desenvolvimentos, melhorias ou receitas devem ser partilhados com a outra parte, se houver? Caso contrário, quais serão os termos das restrições relacionadas?

IP derivado. Além de abordar questões relativas à PI desenvolvida em conjunto, os co-empreendedores também devem abordar a PI derivada dessa PI desenvolvida em conjunto, incluindo a atribuição de direitos e responsabilidades relacionados.